Umowy,
audyty opracowywanie

Po pierwsze, forma: przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności –mail ani faktura nie wystarczą. Umowa musi wyraźnie wymieniać pola eksploatacji, gdyż przenosi się tylko to, co zostało nazwane; nie można też objąć pól, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie istnieją. Kluczowa i często pomijana jest zgoda na wykonywanie praw zależnych –bez niej nie można legalnie modyfikować i rozwijać utworu, co przy oprogramowaniu bywa zabójcze. Trzeba też jasno uregulować wynagrodzenie (jeśli umowa milczy, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie, domyślnie za każde pole eksploatacji), moment przejścia praw oraz wydanie nośników i kodu źródłowego. Autorskie prawa osobiste są nieprzenoszalne –zabezpiecza się je zobowiązaniem twórcy do ich niewykonywania.

Ustawowe automatyzmy mają pewne luki. Pracodawca nabywa utwór pracowniczy tylko w granicach wynikających z celu umowy o pracę –to, co powstało poza zakresem obowiązków, nie przechodzi automatycznie. Podobnie prawo do patentu przysługuje pracodawcy tylko wtedy, gdy wynalazek powstał w wyniku wykonywania obowiązków, a spory dotyczą właśnie tego, czy tak było. Najwięcej niedopowiedzeń występuje w przypadku współpracowników B2B i freelancerów: bez wyraźnej klauzuli przeniesienia, prawa do ich pracy mogą pozostać przy nich –w praktyce due diligence to najczęstszy problem firm technologicznych, gdzie często okazuje się, że część kodu prawnie nie należy do firmy. Dodatkowo twórca wynalazku zachowuje ustawowe prawo do odrębnego wynagrodzenia i prawo do wymienienia jako twórca –obie kwestie warto uregulować zawczasu.

Audyt IP to inwentaryzacja i weryfikacja w jednym: co firma faktycznie ma (znaki, patenty, wzory, domeny, kod, know-how), czy prawa rzeczywiście do niej należą (kompletny łańcuch umów z pracownikami, kontraktorami i podwykonawcami), czy komponenty open source są zgodne z modelem biznesowym, czy opłaty urzędowe są wniesione i czy działalność nie wchodzi w cudze prawa. Efektem może być lista braków wraz z planem naprawy –większość braków da się łatwo naprawić. Analizę przeprowadza się zwykle przed rundą inwestycyjną lub sprzedażą firmy, przed wejściem na nowy rynek lub premierą produktu, po przejęciu innej firmy, a w spokojnych czasach –cyklicznie, co rok lub dwa.

Najpierw zakres: wyłączna czy niewyłączna, terytorium, czas trwania, dziedzina zastosowań i kwestia sublicencji (te wymagają zgody uprawnionego). Umowa licencyjna na prawa własności przemysłowej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przy wynagrodzeniu diabeł tkwi w podstawie liczenia opłat (przychód netto czy brutto, od czego liczony) –zastrzeż sobie prawo audytu rozliczeń licencjobiorcy. Przy licencji wyłącznej dodaj klauzulę minimalnych wyników, żeby licencjobiorca nie „położył technologii na półkę”; przy znaku towarowym –realną kontrolę jakości towarów licencjobiorcy, bo znak używany bez nadzoru może stracić wartość, a nawet wygasnąć. Ureguluj też, kto utrzymuje prawo w mocy, kto ściga naruszycieli oraz rozważ wpis licencji do rejestru –licencjobiorca wyłączny wpisany do rejestru może sam dochodzić roszczeń.

Ochrona prawna tajemnicy przedsiębiorstwa działa tylko wtedy, gdy firma podejmuje należyte działania dla zachowania poufności –to warunek wynijakący wprost z przepisów, a nie tylko dobra praktyka. Zanim ujawnisz cokolwiek wartościowego, podpisz NDA z określonym zakresem informacji, czasem obowiązywania. Warto też wpisać karę umowną, która rozwiązuje problem dowodzenia wysokości szkody, co często bywa najtrudniejszą częścią sporu. Ujawniaj tylko tyle, ile kontrahent potrzebuje (need-to-know), oznaczaj materiały jako poufne, a po zakończeniu współpracy wymagaj ich zwrotu lub usunięcia. Pamiętaj o granicy tej ochrony: tajemnica nie chroni przed niezależnym opracowaniem ani przed odtworzeniem rozwiązania z samego produktu –dla rozwiązań widocznych „gołym okiem” rozważ raczej ochronę jako patent lub wzór.

Pierwsze ryzyko: umowa zapewnia jedynie licencję, zamiast przeniesienia praw. Czastem też umowa nie precyzuje jakie prawa zostaną przyznane, a wtedy przyjmuje się jedynie licencję niewyłączną. Drugie ryzyko: brak pola eksploatacji obejmującego modyfikacje i brak zgody na wykonywanie praw zależnych, przez co nie można legalnie rozwijać systemu z innym dostawcą (vendor lock-in). Trzecie: brak obowiązku wydania kodu źródłowego i dokumentacji. Czwarte: przerwany łańcuch praw –software house korzystał z freelancerów i podwykonawców, od których sam nie nabył skutecznie praw, więc nie mógł ich przenieść na Ciebie. Piąte: komponenty open source na licencjach „zaraźliwych” (np. GPL), które mogą wymusić ujawnienie kodu całego produktu. Każdy z tych braków wychodzi najpóźniej przy due diligence i kosztuje wtedy wielokrotnie więcej niż analiza umowy przed podpisaniem.

Badanie czystości patentowej (freedom-to-operate) odpowiada na inne pytanie niż badanie zdolności patentowej: nie „czy mogę to opatentować”, lecz „czy mój produkt narusza cudze prawa”. Analizuje się zastrzeżenia patentów obowiązujących na docelowych rynkach oraz zgłoszenia w toku –patenty są terytorialne, więc badanie wykonuje się osobno dla każdego rynku. Uwaga na ekwiwalenty: zakres ochrony może sięgać szerzej niż literalne brzmienie zastrzeżeń. Wynik badania to decyzja: zielone światło, obejście patentu (design-around), negocjacja licencji albo atak na słaby patent (czyli złożenie wniosku o unieważnienie tego patentu). Badanie warto wykonać przed inwestycją w produkcję i marketing, bo koszt zmiany projektu rośnie z każdym miesiącem, i połączyć je z bieżącym monitoringiem zgłoszeń konkurencji.

Kupujący i inwestor nie szukają ideału –szukają ryzyk, za które nie chcą zapłacić, a każdy znaleziony brak staje się argumentem do obniżenia ceny już w trakcie negocjacji, gdy nie masz alternatywy. W obszarze IP sprawdzane są przede wszystkim: dowody przeniesienia praw od każdego pracownika i kontraktora (najczęstszy problem firm software'owych), rejestracje znaków towarowych w krajach, gdzie firma faktycznie działa, audyt licencji open source oraz umowy z kluczowymi klientami. W praktyce rynkowej większość transakcji kończy się korektą wyceny w dół właśnie z powodu ustaleń due diligence. Dlatego porządki –własny audyt IP i naprawa braków –warto zacząć 6-12 miesięcy przed planowanym procesem, gdy można jeszcze poprawić wadliwe umowy bez ryzyka obniżenia wyceny firmy.

Po pierwsze, background IP: wiedza i prawa wnoszone do projektu pozostają własnością strony wnoszącej, a partnerzy otrzymują licencję tylko na potrzeby projektu –warto je spisać w załączniku. Po drugie, foreground IP: kto będzie właścicielem wyników i w jakich udziałach, a przy współwłasności –kto zgłasza patent, kto płaci i jak zapadają decyzje. Po trzecie, publikacje: naukowcy chcą publikować, a w Europie publikacja przed zgłoszeniem patentowym bezpowrotnie niszczy nowość –standardem jest obowiązek wstrzymania publikacji do czasu zgłoszenia. Po czwarte, komercjalizacja i podział przychodów. W projektach dofinansowanych (np. NCBR) dochodzi zasada pomocy publicznej: transfer wyników do firmy powinien nastąpić po cenie rynkowej.